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Jurismática

Demandas por dominios acrónimos denegadas

.com | .mobi | Jurismática 3 de junio de 2008 Tiempo estimado de lectura: 3,04 minutos.

Poseer dominios de tres y cuatro letras conlleva un riesgo. Son dominios valiosos, y como tales siempre habrá un puñado de personas que intentarán conseguirlos sin tener que pagar su precio de mercado (lh.comkpn.info, ace.com, pao.com, fcc.com). Los últimos casos han sido:

ANU.com (Anu Enterprises Inc. v. DomainRegistry.com Inc)

En una sorprendente demanda a DomainRegistry.com, Anu Enterprises decía que "el demandante probablemente adquirió el dominio porque quería capitalizar el hecho de que varias empresas del mundo usan la marca ANU. Esto demuestra mala fe incluso si sus acciones no figuran entre las listadas por la política."

Anu Enterprises no se ha debido dar cuenta que dice de facto que otras muchas empresas también deberían tener derechos sobre el dominio.

El panel, compuesto por tres expertos, denegó la demanda en base a que el propietario del dominio lo registró en 1999, mucho antes de que Anu Enterprises hubiera solicitado la marca Anu. También desestimó la petición del demandado de que hubo intención de secuestro inverso del dominio, en base a que Anu Enterprises tiene una marca registrada coincidente con el nombre del dominio y ha intentado demostrar que el demandado no tiene derechos sobre el mismo.

BDSI.com (BioDelivery Sciences International, Inc. v. HLK Enterprises, Inc)

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Cuando un dominio genérico no lo es

.mobi | Jurismática 27 de mayo de 2008 Tiempo estimado de lectura: 2,18 minutos.

Danzas Holding AG (Suiza) y DHL Operations (Holanda, empresa matriz) representados por Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft (Alemania) consiguieron vía WIPO el dominio (genérico en castellano) danzas.mobi registrado por Ma Shikai (China).

Danzas Holding AG se dedica a la logística y el transporte desde 1902. Tiene su marca registrada, que incluye la palabra DANZAS, en varios paises: Reino Unido, Suiza, Australia, Unión Europea, Hong Kong,  China, Holanda, …

DHL Operations es la propietaria de los dominios danzas.com, danzas.biz, danzas.net y danzas.info.

El demandante cita el caso Danzas Holding AG v. Euro Plus Cargo SLU, donde consiguió el dominio danzas.biz, como precedente en el que se aceptó que el dominio era confusamente similar a su marca registrada.

Afirma además que el demandado no es conocido, ni tiene derechos sobre la marca DANZAS. No usa ni ha demostrado hacer preparativos para usar el dominio de manera comercial y tampoco de manera no comercial.

Además el demandado respondió a la C&D ofreciéndole el dominio por 500$, cantidad que excede claramente los gastos en los que haya podido incurrir relacionados directamente con el dominio.

Los datos de contacto que el demandado ha puesto en el whois son incompletos o incorrectos. Decisiones UDRP previas han establecido que esto es indicativo de mala fe, como el caso CC Computer Consultants GmbH and WAFA Kunststoffechnik GmbH v. APG Solutions & Technologies donde se había puesto un número de fax que claramente no existía.

El demandado, que había contestado en Inglés y Chino en referencia a su intención de participar en este procedimiento administrativo, no ha respondido a las alegaciones del demandante.

La panelista única Susanna H.S. Leong adjudicó el dominio al demandante en base a:

1) El término DANZAS en la marca del demandado es una palabra arbitraria y la parte más significativa de la misma. Reproducida en un dominio puede crear confusión entre los consumidores, habida cuenta que danzas.com, danzas.biz, danzas.net, y danzas.info son usadas por el demandante para ofrecer sus servicios.

2) El demandado no ha presentado pruebas de interés legítimo en el dominio, ni es ampliamente conocido por el mismo. Por otra parte el demandante es conocido en varios países, incluido China, por sus servicios de logística y transporte.

3) En la era de Internet, las marcas traspasan las fronteras nacionales. Es altamente improbable que el demandado no hubiera conocido la marca del demandante en el momento del registro del dominio. Esta afirmación se apoya en:

(a) La marca DANZAS del demandante es arbitraria y no descriptiva de los servicios y productos que ofrece.

(b) El dominio lleva casi dos años (desde que fuera registrado) apuntando a una web inactiva. No parece que haya intención de usarlo para ofrecer servicios o productos en internet. Decisiones UDRP previas similares han establecido que la tenencia pasiva de un dominio es indicio de registro y uso de mala fe.

(c) Después de recibir la carta C&D, el demandado intentó venderselo. Este hecho, unido a las demás circunstancias que concurren en este caso, es un indicio más de registro y uso de mala fe del dominio.

La importancia de las decisiones UDRP

Jurismática | Registradores 24 de mayo de 2008 Tiempo estimado de lectura: 1,09 minutos.

En el caso del National Arbitration Forum (NAF) Cambridge Pavers, Inc. v. Versata Software, Inc. c/o Versata Hostmaster se ordenó que el Agente Registrador Red Register transfiriera el dominio al demandante. La decisión data del 18 de febrero de 2008. Como es costumbre, el NAF comunicó a los Agentes Registradores involucrados la decisión.

Además la ICANN exhortó el 15, 16 y 18 de Abril a Red Register ejecutar la transferencia. A 15 de Mayo, ni la ICANN ni el NAF han recibido ninguna comunicación de Red Register sobre este tema.

Red Register ha incumplido dos normas de los acuerdos firmados con la ICANN para estar acreditado como Agente:

16(a)
El Agente Registrador que recibe una decisión UDRP debe comunicar a demandante, demandado, proveedor UDRP e ICANN la fecha en que ejecutará dicha decisión.

Párrafo 4(k)
El Agente Registrador debe ejecutar la decisión en un plazo de 10 días máximo desde la recepción de la misma, a menos que reciba documentación oficial que acredite que el demandado ha iniciado un proceso judicial contra el demandante.

En este caso, no hay documentación que pruebe que Versata Software ha demandado a Cambridge Pavers y el plazo de 10 días a contar desde el 18 de febrero de 2008 está más que agotado.

La ICANN comunicó vía fax, correo postal y email a Red Register el 15 de mayo de 2008 estas rupturas del contrato (con una sola hubiera bastado). Si para el 6 de junio de 2008 (15 días laborables) no las ha subsanado, la ICANN puede extinguir el contrato de Red Register por incumplimiento.

El panel de apelación quita el dominio myspace.co.uk a MySpace

.uk (Reino Unido) | Jurismática 6 de mayo de 2008 Tiempo estimado de lectura: 1,34 minutos.

El panel encargado de la apelación, compuesto de tres expertos, ha revocado la decisión que tomara en primera instancia el experto único Anthony Gold de transferir el dominio myspace.co.uk a MySpace.

Cuando hay una apelación, el nuevo panel revisa otra vez los argumentos de ambas partes, incluyendo los nuevos que hayan podido enviar con motivo de este procedimiento. En ningún caso se lleva a cabo un análisis detallado de la decisión del panel anterior.

Para Gold, el dominio en manos de Total Web Solutions (TWS) era un caso de registro abusivo, ya que esta empresa se beneficiaba de los ingresos procedentes de su asociación con MySpace y de la reputación de este.

Para el panel de la apelación, el registro del dominio sólo puede ser considerado como abusivo si fue registrado o usado con esa intención, en detrimento de los derechos del demandante. Dado que MySpace.co.uk fue registrado mucho antes de MySpace viera la luz del día, el registro no fue abusivo.

Por otro lado, el dominio fue aparcado en Sedo y ha contenido links relacionados con productos o servicios de MySpace. Sin embargo dichos links fueron generados automáticamente por Sedo meses después de que el dominio estuviera en parking y fueron debidos al aumento de la popularidad de MySpace. Dado que MySpace no ha podido demostrar que dichos links fueran colocados intencionadamente por TWS, el dominio no fue usado de manera abusiva, ni violaba los derechos de MySpace.

El panel también rechaza la afirmación de que myspace sea completamente descriptivo del servicio del demandante, aunque concede que pueda ser ligeramente sugerente respecto del mismo.

Para teminar, Domisfera quiere destacar el siguiente párrafo contenido en la resolución:

"…el registro de dominios aún sigue la norma ‘el primero que llega lo registra’  y el panel es reacio a poner ninguna pega a ningún registrante que ha tenido la buena suerte (o quizás mala suerte) de registrar un dominio de buena fe, el cual más tarde adquiere notoriedad, sin que el registrante haga nada de manera activa para explotar esta posición."

AL-Ghanim ha perdido (de momento) el dominio lh.com

Jurismática 3 de mayo de 2008 Tiempo estimado de lectura: 3,25 minutos.

Thunayan Khalid AL-Ghanim ha perdido el dominio lh.com.

En virtud de una polémica decisión de un panel de tres miembros del NAF (National Arbitration Forum), el dominio fue transferido a la compañía aérea Deutsche Lufthansa AG

LH es un acrónimo sobre el cual hay infinidad de empresas y negocios (por ejemplo estos) que podrían reclamar tener los mismos derechos que Lufthansa dice tener en exclusividad. A pesar de que AL-Ghanim había presentado una demanda judicial en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York reclamando que no había violado ningún derecho de Lufthansa al registrar el dominio y que la aerolínea no tiene ningún derecho exclusivo sobre la marca LH, el panel decidió seguir adelante.

Según la norma UDRP 18(a), el panel en esta circunstancia tiene la potestad de suspender, cancelar o continuar con el proceso. En todo caso, y a pesar del resultado final, la demanda judicial sigue adelante. Para Sahar Sarid, hay bastantes posibilidades de que Elequa gane en los tribunales y augura que esta demanda será una pesadilla para Lufthansa.  

No sería la primera vez para él. Ya perdió el dominio qnx.info por una decisión WIPO (caso QNX Software Systems Ltd. v. Future Media Architects, Inc. and Thunayan K AL-Ghanim), pero más tarde lo recuperó en un Tribunal Federal.

En el caso de lh.com, incluso uno de los miembros del panel (David E. Sorkin) disiente con la decisión final porque no cree que el dominio fuera registrado de mala fe. No cree que el demandado fuera consciente de la marca del demandante cuando adquirió el dominio y aunque hubiera sido así no cree tampoco que hubiera elegido el dominio para perjudicar  a Lufthansa, dado que LH puede tener otros usos.

El panel, en un texto plagado de referencias a otras resoluciones UDRP, justifica su decisión en base a:

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¿Marca o término genérico?

Jurismática 23 de abril de 2008 Tiempo estimado de lectura: 1,14 minutos.

Carola Eppink (en la foto) creó la empresa Unicaresoft Corporation, con la idea de crear un programa que ayudara a los padres a restringir el uso de Internet de los niños, incluyendo limitar el tiempo de uso de programas de mensajería instantánea.

Carola Eppink

Llamó al producto MSNLOCK, hasta que Microsoft se enteró (No jugueis con nuestras marcas registradas). Su filial de Holanda demandó a Unicaresoft por violación de derechos de su marca registrada MSN. Quiere que no se utilice MSN en el nombre del producto ni tampoco como parte de ningún dominio. Además solicita que le sean transferidos todos los dominios que tenga de este tipo.

Tras la presión ejercida por Microsoft, Unicaresoft cambió el nombre del programa a Benzoy y canceló el dominio con el mismo nombre que había registrado, no sin antes haber intentado una aproximación explicándole los efectos positivos derivados del uso de su software en la percepción general que se tiene de los programas de chat.

Aún así Marc de Boer, el abogado de Carola, insiste en que el uso del nombre MSNLOCK es acorde con la ley porque "este nombre simplemente clarifica el objetivo del programa. Y lo que es más, MSN se ha convertido en un término genérico para ‘chatear’ ". Realmente Msn es una abreviatura de messenger, genérico que literalmente significa mensajero.

A pesar de que Unicaresoft ha empezado a comercializar el producto bajo la nueva denominación, la empresa se enfrenta hoy a una vista preliminar en un juzgado de La Haya. La corte examinará qué dominios registrados por Unicaresoft contenían MSN.

 (Fuente: Ars Technica, PrNewsWire)

Importante decisión en el caso kpn.info

Jurismática | WIPO 22 de abril de 2008 Tiempo estimado de lectura: 9,39 minutos.

Iurismatica se hacía eco de la reciente decisión de la WIPO de denegar la reclamación sobre otro dominio de tres letras. Si hace poco fue ace.com o pao.com, ahora era el turno de kpn.info (Koninklijke KPN N.V. v. Konstantinos Zournas).

La empresa demandante era la holandesa Koninklijke KPN. Este nombre lo adoptó en 1993, ya que esta compañia fue fundada a mediados del siglo 19 como Staatsbedriif der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Es el mayor proveedor de servicios de teléfono, Internet y televisión de Holanda, comparable a Deutsche Telekom, BT (Reino Unido), France Telecom o Telecom Italia. Todas estas empresas fueron estatales y más tarde privatizadas.

Todo un peso pesado de las telecomunicaciones, con varias marcas registradas a nivel europeo y mundial. Además tiene los dominios kpn.com, kpn.net, kpn.org, kpn.biz, kpn.eu y kpn.nl.

El dominio kpn.info fue registrado por el griego Konstantinos Zournas el 8 de enero de 2004. Este domainer tiene un portafolio con dominios genéricos (host.info, weight.info, fees.info, …), geodominios (athens.info, losangelescity.info, …) y acrónimos (ktu.info, upx.info, xfm.info, oxl.info, abm.info, eko.info, lmu.info, tsn.info, …). Entre Noviembre de 2003 y Enero de 2004 registró 79 dominios de este último tipo.

Konstantinos desarrolla algunos dominios, como dikatsa.info o bluepixel.gr, poniendo el resto en parking y/o venta.

La claridad de los argumentos de ambas partes y su naturaleza hacen de este caso un paradigma en los conflictos por dominios de tres letras. Su decisión final es un modelo para futuras disputas por este tipo de dominios.

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Intenta comprarle el dominio y luego le demanda

Jurismática | WIPO 15 de abril de 2008 Tiempo estimado de lectura: 5,18 minutos.

"Verás todo tipo de triquiñuelas para conseguir dominios valiosos sin pagar el precio de mercado o para conseguir aquellos que sus propietarios no quieren vender." (Rick Schwartz)

ACE Limited, una empresa de seguros, intentó comprar a WebMagic Ventures el dominio Ace.com. Le hizo varias ofertas, incluyendo una de 450.000$, que fue presentada como un punto de inicio de las negociaciones. WebMagic dijo una y otra vez que el dominio no estaba en venta. Después de años de intentos fallidos de compra, ACE Limited se cansó e inició un procedimiento UDRP en el National Arbitration Forum (ACE Limited v. WebMagic Ventures, LLC).

El panel, integrado por tres personas (Neil Brown, Bruce O’Connor y Paul M. DeCicco), RECHAZÓ la demanda (8-Abril-2008). También rechazó la petición del demandado de considerar este como un caso de secuestro inverso de dominios en base a que el demandante tenía derechos limitados sobre ace y había hecho aserciones razonables sobre el hecho de que WebMagic podría haber actuado de mala fe (a pesar de que estas mismas aserciones fueron rebatidas por el panel).

ACE Limited, empresa afincada en las Islas Bermudas, argumentó en su demanda  que:

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El caso pao.com

Jurismática 5 de abril de 2008 Tiempo estimado de lectura: 5,40 minutos.

El club de fútbol griego Panathinaikos demandó vía WIPO a Internet Pennsylvania Inc por el dominio pao.com(Panathinaikos Athlitikos Omilos – Football Société Anonyme , Green Team S.A. vs Internet Pennsylvania Inc).

Este es uno de los casos recientes más interesantes por los siguientes elementos contenidos en el:

1) El dominio primero redirigía a una web y luego se puso en parking y en venta.
2) El usar un dominio sólo para servicios de email es un uso comercial legítimo.
3) El panelista deduce que es confusamente similar a "P.A.O. P.A.E" basándose en el criterio de panelistas de WIPOs previas ganadas por el demandante (pao.eu, paofc.eu) aunque no tenga muy claros sus razonamientos.
4) El hecho de ganar una WIPO por un dominio en una extensión te otorga el mismo dominio en otra. Cada caso puede ser un mundo.
5) El uso de un dominio acrónimo no representa necesariamente desviación de tráfico ya que puede tener varias asociaciones.
6) Artículos de Internet, revistas y periódicos pueden demostrar la notoriedad de una entidad conocida por un acrónimo pero sin marca registrada en ese acrónimo.
7) El demandante presenta pruebas adicionales un día antes de que tome la decisión.
8) El panelista halla indicios de Secuestro Inverso de dominios.

PAO es el acrónimo por el cual es conocido el Panathinaikos. La UEFA lo referencia así en sus páginas oficiales. También dispone de la marca registrada en 1995 “1908 PANATHINAIKOS A.O. P.A.E." y del dominio pao.gr.

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Cómo proteger dominios de 3 letras

.com | Jurismática | WIPO 30 de marzo de 2008 Tiempo estimado de lectura: 1,40 minutos.

El domainer Christian Zouzas recientemente embolsó una importante suma tras vender 800 dominios de 3 letras .us a NameMedia Inc que ya gestiona más de 2 millones de dominios. Aunque no se ha hecho público el precio de compra, algunos expertos teniendo cuenta entrevistas previas con Zouzas y partiendo de lo que ha pagado por otros dominios, situan la operación entre unos $500,000 y $1.5 millones.

Está claro q los dominios de 3 letras son valiosos, pero la posesión de ellos trae un riesgo, sobre todo desde que muchas compañías tienen acrónimos de 3 letras se creen con derechos sobre tus dominios de 3 letras. 

El número de reclamaciones  o disputas en materia de dominios de 3 letras es importante. Entre muchos otros:

Ace.com
Ace.us
Dsn.com
Rcu.net (denegada)
Own.tv
Ucp.com (transferido, podría haber sido robado)
Pao.com
Kpn.info
Tcn.com
Cbq.com
Cbq.net
Cbq.org
All.com

La extensión .com es la que más en riesgo tiene inevitablemente debido al valor medio que adquieren los dominios de 3 letras. Algunos de los consejos que se dan desde DomainNamewire para evitar disputas o procedimientos UDRP de este tipo de dominios son los siguientes:

1.- No pongas en parking los dominios de 3 letras. Puede que una empresa que coincida con el acrónimo de tu dominio reclame que  tus anuncios o links por vulneración e infringir su marca registrada. Hay que tener en cuenta que las empresas de parking suelen optimizar los anuncios que pueden ir en contra nuestra contra. es imprescindible tener el control del contenido de tus dominios de 3 letras.

2.- Desarrolla el dominios, crea una web. A menudo, hacer un microsite o una miniweb suele ser suficiente. El objetivo es que nadie pueda reclamarte ni demandarte por no hacer un uso legítimo ni correcto del dominio.

3.- Solicitar la marca registrada (una vez hecho el desarrollo o microsite). evidentemente, esto no evitará que puedas recibir un procedimiento extrajudicial, un _UDRP (Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio de la ICANN), o incluso en el peor y más difícil de los casos una demanda civil.

Pero si tenemos la marca, aunque existan otras marcas o empresas con derechos en el acrónimo formado por el dominio, será mucho más fácil defenderlo y no perderlo.