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Jurismática

RainForest.es: dominio genérico perdido en UDRP

Jurismática 2 de diciembre de 2013 Tiempo estimado de lectura: 3,12 minutos.

Rain Forest S.L. ha conseguido vía UDRP el dominio genérico rainforest.es (Caso DES2013-0031) otorgado por el panelista Albert Agustinoy Guilayn.

Rain Forest S.L registró el nombre comercial RAIN FOREST (2002) y la marca española RAIN FOREST COSTA DEL SOL (2004).Rain Forest gestiona dos zoológicos en España mediante la denominación Bioparc y la fundación Bioparc.

El demandado es el alemán Mario Rieger, con domicilio en Rostock. Es titular de dominios genéricos en inglés como un tattostudio.us, handynews.info, muesli.us, cocktailbar.uspromise.dkfairplay.us. El panelista pudo comprobar que gran parte de dichos dominios se ofrecen públicamente en venta y que, en todos los casos, están en parking.

En este caso Mario dijo que el valor estimado del dominio era de 800 Euros, pero que debido a los problemas sufridos con el diseñador web y un permanente aumento de los costes de mantenimiento, decidió ponerlo públicamente a la venta por 500 Euros. El demandante tuvo la oportunidad de adquirir el dominio por un precio razonable, de modo que se debería descartar el ánimo de lucro del demandado respecto a la venta del dominio. Concluyó indicando que estaba dispuesto a negociar de mutuo acuerdo sobre la entrega del dominio siempre que el demandante le reembolse los gastos en los que ha incurrido.

El demandado alegaba además que el dominio es genérico, que fue registrado en 2013 y el demandante había tenido 15 años para registrarlo, mostrando desinterés en el dominio

El demandante alegaba sus marcas Rain Forest, que ha venido utilizando durante años para la promoción de sus recintos y servicios de gestión zoológica, y que el registro y el uso del dominio habian sido de mala fe intentando aprovecharse de su notoriedad.

El panelista Albert Agustinoy Guilayn argumentó, entre otras cosas, que:

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Caso Orona: utilización no autorizada de marcas registradas como keyword en Adwords

Jurismática | Publicidad 26 de noviembre de 2013 Tiempo estimado de lectura: 3,22 minutos.

Hace tres años Domisfera publicaba la decisión sobre el caso de Louis Vuitton vs Google del Tribunal de Justicia Europeo emitió su tan largamente esperada, concediéndole a Google un triunfo:

Google no ha violado ninguna marcas registrada permitiendo que haya anunciantes que compren palabras clave que se correspondan con marcas registradas de competidores. Los anunciantes, en cambio, no pueden, usando esas palabras clave hacer que Google muestre anuncios que lleven a la confusión a los consumidores."

El Tribunal avalaba el derecho de Google a vender palabras clave que lleven a los internautas a enlaces patrocinados pero también advertía que esta práctica debería restringirse en caso de que haya sospechas de que se esté violando una marca registrada.

El Tribunal instaba a los propietarios de los derechos a perseguir, no a Google, sino a los anunciantes que compran su marca como palabra clave con fines desleales.

Y eso es lo que ha sucedido ahora en el caso Orona contra Citylift, comentado por  Daniel Tena Barroso de Iurismática (Sentencia):

Citylift S.A. (empresa dedicada a la venta de ascensores, elevadores y al servicio de mantenimiento multitarea de ascensores) puso en Adwords una serie de palabras clave entre las que se incluía ORONA, marca de renombre de la empresa puntera Orona dedicada a la fabricación y mantenimiento de ascensores, sin que en ningún momento el texto del mensaje comercial incluyera referencia alguna a esta marca.

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El caso OSRAM: distribuidores y talleres de reparación III

Jurismática 21 de noviembre de 2013 Tiempo estimado de lectura: 2,19 minutos.

El grupo multinacional OSRAM, una de las mayores empresas de fabricación de iluminación con más de 43.000 empleados en 150 países, demandó a la española LED SMC ESPANA S.L. por el dominio ledosram.es (Caso DES2013-0030). Tiene la marca OSRAM tanto en España como en numerosos países en todo el mundo.

El demandante es distribuidor de SAMSUNG Led en España. Al requerimiento del demandante para que le transfieriera no solo ese dominio sino otros que también incorporaban su marca, el demandado le respondió que le dejaba los 5 dominios en 300.000€.

OSRAM le puso otra demanda UDRP que se decidió antes que esta por otro de los dominios del pack de 5: ledosram.net (Caso D2013-1455). En ese caso el Panelista único, Adam Samuel,  ordenó la transferencia del dominio porque el demandado no estaba autorizado para usar la marca, no era conocido por ellas, registró los dominios con la marca del demandante en la mente conociendo sus derechos e intentó venderle el dominio por una cantidad que excedían claramente los gastos en que incurrió el demandado.

En el caso del dominio ledosram.es, el Panelista único Manuel Moreno-Torres también ordenó la transferencia del dominio al demandante.

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El acto de intermediación de enlazar como acto de comunicación pública.

Daniel Tena Barroso de Iurismática ha escrito un interesante artículo en relación al caso de bajatetodo.com.

El 30 de Octubre se hizo pública la Sentencia núm. 453/13 del Juzgado de lo Penal de Castellón (facilitada por Sergio Carrasco), en la que la juez sustituta Dª. Tomasa Olivas Rubio condena al administrador de la web bajatetodo.com, como autor responsable de un delito continuado contra la propiedad intelectual, imponiéndole una pena de prisión 18 meses, con inhabilitación especial para el ejercicio del derechos de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, multa de 20 meses con cuota diaria de 12€ e inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la creación y gestión de páginas web por el tiempo de tres años, así como al abono de responsabilidad civil (21.116,70€ a PROMOMUSICAE y 7.892,10€ para la SGAE). Estas cantidades coinciden con las solicitadas por dichas entidades (estimadas como "el beneficio que hubieran obtenido presumiblemente de no mediar utilización ilícita"), y se basan en sus propias pruebas periciales.

Esta sentencia viene a aceptar lo que senda doctrina y jurisprudencia lleva tiempo negando: la infracción de la normativa de propiedad intelectual por el mero hecho de facilitar enlaces profundos o P2P.

Los demandantes eran PROMOMUSICAE (Promotores de Música de España) y ADESE y OTROS (Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento),

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Empresa pierde UDRP por un dominio que no renovó

Jurismática 12 de noviembre de 2013 Tiempo estimado de lectura: 1,13 minutos.

Take-Two Interactive Software acaba de perder su demanda UDRP por el dominio valiant-ent.tv. La empresa no había renovado el dominio en 2011 y dos años después fue registrado para una web de fans.

El panel, formado por un miembro, denegó la demanda diciendo que el hecho de no renovar el dominio ni registrarlo después de que expirara resta legitimidad a la queja del demandante, más aún cuando fue registrado dos años más tarde y usado de forma legítima.

La empresa demandante produce series de videojuegos en los que destaca la complejidad de sus tramas. En uno de sus juegos aparece la empresa ficticia Valiant Enterprises (de ahí valiant-ent.tv). En 2011 el demandante dejó expirar el dominio sin querer, según sus palabras.

El demandado registró el dominio en 2013 poniendo un whois privado para evitar spam y mantener su vida privada y profesional separada. Dedicó el dominio a una web para fans de estos videojuego con un aviso legal que indicaba que no estaba afiliado a Rockstar Games.

El panelista consideró legítimo este uso del dominio, más aún cuando no detectó actividad comercial en el mismo. También estimó que si el demandante hubiera considerado que el dominio era importante para su actividad hubiera tomado meddas para evitar su expiración o lo hubiera re-registrado inmediatamente.

El demandado registrando el dominio no impidió que el demandante reflejara su marca VALIANT VIDEO o VALIANT VIDEO ENTERPRISES en el, fue la inacción del demandante la causante. Además el aviso legal informaba de que no había asociación entre las partes para evitar cualquier posible confusión.

Nueva aproximación UDRP: Renovado de mala fe

Jurismática 11 de noviembre de 2013 Tiempo estimado de lectura: 2,58 minutos.

Nat Cohen de DomainArts.com  escribía un artículo sobre el taller avanzado sobre UDRP celebrado en Ginebra la semana pasada.

El Panelista David Bernstein abogaba por una nueva aproximación que cambiaba los criterios que el demandante debe probar en su UDRP para ganar el dominio: Renovado de mala fe.

Renovado de mala fe ofrece a los panelistas una ventana más amplia para demostrar mala fe periódicamente. En el taller citaban los siguientes ejemplos de mala fe en el uso del dominios:

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Jorge Campanillas se hacía eco en Iurismatica del caso DES2013-0027 por los dominios neumaticos-michelin.es y neumaticosmichelin.es. Al igual que en los casos de electroluxmanresa.com y electroluxmallorca.com el núcleo central de la UDRP es es el análisis de la legitimidad de distribuidores y talleres de reparación para registrar dominios que incorporan marcas registradas asociadas a su actividad.

El panelista Alejandro Touriño, recordaba la doctrina establecida en el caso Oki Data sobre los distribuidores donde para que se considere que hay derechos e intereses legítimos y que se ha realizado el registro de buena fe, se deben dar los siguientes requisitos:

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Mimetizar una web para criticar no vale

Jurismática 5 de noviembre de 2013 Tiempo estimado de lectura: 1,39 minutos.

Mimetizar una web para criticar no vale. Al menos esta es la decisión que tomó el Panel del caso Wal-Mart Stores, Inc. v. Domains by Proxy, LLC / UFCW International Union.

ReallyWalmart

El sindicato United Food and Commercial Workers International Union, con 1.3 millones de afiliados, había registrado los dominios reallywalmart.com, reallywalmart.info, reallywalmart.net y reallywalmart.org.

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Jorge Campanillas hablaba en Iurismatica de dos resoluciones UDRP recientes totalmente diferentes para dos casos aparentemente similares con el mismo demandante:

Aktiebolaget Electrolux v. S.T. ELUX 2008 S.C.P. Toni Perez Martinez por electroluxmanresa.com.
Aktiebolaget Electrolux v. Pablo Rodriguez Guirao por electroluxmallorca.com.

Electrolux tiene una clara política de reclamaciones de dominios y protección de su marca. Las similitudes de los casos se estriban en que son dominios compuestos por nombre de la marca + localización, ambos son .com y ninguno de los 2 respondió a la demanda.

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El demandante no era titular de la marca según su documentación

Jurismática 1 de noviembre de 2013 Tiempo estimado de lectura: 1,11 minutos.

El domainer Michael Berkens, que edita TheDomains ha defendido con éxito uno de los miles de dominios que tiene: RoadWatch.com.

Commercial Vehicle Group Inc presentó una demanda UDRP por el dominio genérico (Caso FA1309001518310) contra la empresa de Berkens Worldwide Media, que estuvo represantada por el abogado John Berryhill.

La demanda no pasó ni el primer test, es decir, que el dominio sea idéntico o confusamente similar a las marcas del demandante.

Y es que el panel, compuesto por tres expertos, advirtió que la dirección de Commercial Vehicle Group Inc. era 7800 Walton Parkway New Albany Ohio 43054 mientras que la marca ROADWATCH, según la documentación aportada, fue asignada a Commercial Vehicle Systems, Inc. ubicada en 171 Great Oak Drive Canton Carolina del Norte.

Además, y tambíen según la documentación del demandante, Commercial Vehicle Systems Inc. cambió su nombre a Sprague Devices Inc. desde Mayo de 2005. Por consiguiente el demandante no es el titular de la marca ROADWATCH.

Aunque no era necesario continuar, el Panel siguió razonando que el dominio estaba compuesto de dos términos genéricos sobre los que demandante no tiene el monopolio. ROADWATCH es de naturaleza genérica y no está asociado unívocamente con el demandante. Otras terceras partes han registrado marcas que incluyen road y watch de manera prominente.

El panel cree que el demandado es libre de registrar dominios que contengan palabras genéricas, con lo que este hecho no conlleva de modo inherente mala fe. Tampoco hay malafe en venderlo porque no hay evidencia de que el demandado registrara el dominio con intención de capitalizar la marca del demandante.