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Jurismática

Un nombre famoso no es suficiente para establecer derechos de marca

Jurismática 16 de diciembre de 2008 Tiempo estimado de lectura: 2,07 minutos.

La señora de la foto es Margaret C. Whitman. Nacida en 1956, estudió Económicas en Princeton e hizo un MBA en Harvard. Ha sido Presidenta y CEO de eBay durante 9 años (su finiquito fue de 3.1$ millones). Durante su mandato eBay pasó de ser una empresa con 30 empleados con ingresos de unos 4$ millones a una auténtica multinacional con 15.000 empleados, 248 millones de usuarios registrados y un valor de mercado de unos 46.000$ millones.

Margaret C. Whitman

Antes de eBay, acumuló 20 años de experiencia en Procter & Gamble, Bain & Company, Playskool, FTD, Stride Rite y  Disney. Además ha sido miembro del Consejo de Administración de Dreamworks y Goldman Sachs.

Resulta que entre enero y marzo de 2008 se rumoreaba su candidatura como gobernadora de California, cargo que actualmente ostenta el también republicano Arnold Schwarzenneger. Cuando fue buscando dominios para su presencia online, se dió cuenta que Tomas Hall de Santa Monica (California) ya había registrado megwhitmanforgovernor.com, megwhitman2010.com, meg2010.com, whitmanforgovernor.com y whitman2010.com.

Sus abogados (Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner) presentaron una WIPO (Caso D2008-1534) que fue denegada.

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La mala fe no se presume, hay que probarla

Jurismática 26 de noviembre de 2008 Tiempo estimado de lectura: 11,11 minutos.

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, representada por Herrero & Asociados demandaba a Viajes Navarra, S.L., representada por Ignacio Subiza Abogados, por el dominio claveviajes.com (Caso No. D2008-1035).

El panel compuestos por tres expertos adjudicó el dominio al demandante, sin embargo hubo una opinión discrepante por parte de un experto que ocupa en extensión la mitad del texto de la WIPO.

Uno dijo no...

La Caja de Ahorros de Navarra tiene la marca registrada CLAVE VIAJES, que ha cedido a su filial Clave Viajes S.A. Viajes Navarra es propietaria de los dominios viajesnavarra.es y viajesnavarra.com a los que tiene redirigido el dominio en liza. Las actividades de ambas son coicidentes: la intermediación en la contratación de servicios turísticos.

Los argumentos del demandante son clásicos: la Agencia de viajes le pertenece, tiene las marcas e interés legítimo en el dominio coincidente. La demandadada es conocida por Viajes Navarra, no por Clave Viajes y, dedicándose al mismo sector se beneficia de una fama y prestigio ajenas.

Viajes Navarra se defiende alegando que el dominio registrado es genérico. La demandante no es dueña de la Agencia de Viajes. ¿Tendría otro socio de la misma el derecho a reivindicar el uso exclusivo de la denominación social de una particiapada?. Por otro lado, las webs a la que redirige el dominio son muy diferentes de las de la entidad financiera demandante.

El panel argumentó que la demandante ha demostrado ser titular de la marca registrada. La demandada no ha demostrado ser conocida por el nombre del dominio, ni está autorizada a usar la marca. Siendo las dos empresas del mismo sector y ubicadas en la misma región, al redirigir el dominio a su web de viajes, está atrayendo potenciales consumidores de la demandante. Hay un riesgo evidente de confusión.

El registro de la marca es previo al registro del dominio. Estando ambas empresas en la misma zona y dedicándose al mismo sector es razonable pensar que la demandada conocía dicha marca en el momento del registro y no teniendo derechos o intereses legítimos en el mismo es un registro de mala fe. Dicho registro impide además que la demandante refleje sus marcas en el dominio y desvía tráfico. Hay mala fe también en el uso.

Esta fue la decisión de Manuel Moreno-Torres y Luis de Larramendi, no así de José Carlos Erdozain, que a través de su opinión Particular discrepó de la decisión. Dicha opinión es un texto tan claro, lúcido y coherente que merece la pena leerlo, y a tal efecto Domisfera reproduce íntegra la parte donde el tercer panelista discrepa (la mala fe no se presume y hay que probarla, folletos publicitarios no acreditan la notoriedad de una marca, el solo hecho de que coincida el Nombre de Dominio en disputa con una marca suya anterior no demuestra mala fe, …) :

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El caso Don.net, otro intento fallido de obtener un dominio genérico

Jurismática 18 de noviembre de 2008 Tiempo estimado de lectura: 2,03 minutos.

Un panel integrado por tres miembros ha denegado la demanda por el dominio don.net (Caso  D2008-1373). El demandante es Edward Don. Pidió un panel formado por un único miembro pero el demandado Black Bayou, representado por el conocido abogado John Berryhill, exigió un panel compuesto de tres miembros en virtud de la regla 5(b)(iv) de la política que le concede este derecho. 

El demandante suministra todo tipo de equipamiento relacionado con la cocina y la alimentación desde 1921. Utiliza el dominio don.com para su web y dispone de varias marcas registradas con los términos DON y EDWARD DON desde 1935 y dos marcas a nivel federal, la primera de las cuales data de 1987.

Desde 1921

El demandado es un domainer, definido por los panelistas en la parte correspondiente a los hechos del caso como "una persona que posee una gran cantidad de dominios y gana dinero vendiéndoselos a compradores interesados y poniendo anuncios en webs a las que apuntan esos dominios". Compró el dominio en Agosto de 2007 por 5.000$ y lo puso en parking. Hay que destacar que ninguno de los ejemplos sumistrados por ambas partes tienen links a la web del demandante.

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La importancia de ser el propietario del dominio

Jurismática 29 de octubre de 2008 Tiempo estimado de lectura: 1,21 minutos.

Como comenta DomainNameWire, las pequeñas empresas y organismos oficiales a veces cometen el error de no valorar lo importante que puede ser un dominio, descuidando su gestión y no prestando atención al hecho de si son propietarios o arrendadores.

Es el caso del pueblo de Easton (Connecticut, Estados Unidos), que contrató los servicios de Lightning PC Inc para la creación de su web. La empresa de diseño creó la web usando el dominio EastonCT.org, que tenía registrado a su nombre. El 13 de Agosto de 2008 Lightning tiró la web porque el pueblo había dejado de pagarle y le debía ya 1.300$.

El 25 de agosto el pueblo pagó, y la web volvió a estar online. Sin embargo, Easton ya había presentado el 13 de Agosto una demanda en el National Arbitration Forum exigiendo el dominio (Caso Town of Easton Connecticut v. Lightning PC Inc.). Mientras llegaba la decisión, el pueblo decidió registrar en septiembre eastonct.gov y moverse a este nuevo dominio. De hecho se quedaron sin el email entrante del antiguo dominio. Transferir el tráfico y la popularidad a un nuevo dominio es un proceso meticuloso y arduo (Cómo minimizar el impacto del cambio de dominio).

El 12 de Octubre el panelista único del caso, David H. Bernstein, denegó la demanda. Lo primero que dijo es que su trabajo se consistía únicamente en dirimir si se había producido una ciberocupación del dominio o no. Para el resto de controversias, deberían acudir a los tribunales ordinarios de justicia.

David argumentó que el demandante no había demostrado tener derechos de marca sobre EASTON CT, dado que el registro de términos geográficos era contrario a la ley del Estado, que los conceptúa como términos meramente descriptivos.

El caso del banco Ve por Más

.mx (México) | Jurismática 28 de octubre de 2008 Tiempo estimado de lectura: 1,38 minutos.

En estos tiempos que corren de falta de liquidez, un banco mexicano con el sugerente nombre de Banco Ve por Más ha perdido la WIPO que presentó para obtener el dominio Voypormas.com (Caso D2008-1201).

El banco, perteneciente al Grupo Ve por Más, posee varias marcas registradas VE POR MAS. La demandada con sede en Florida, tiene en el dominio desde el 6 de junio de 2007 una web con información sobre empleo y gestión de curriculums.

El 16 de mayo de 2008, el demandante remitió al demandado un requerimiento por escrito en el que instaba a transferirle el dominio, alegando que su registro y uso constituían una violación de sus marcas registradas VE POR MAS. El demandado respondió el 21 de mayo de 2008, ofreciéndole dos posibilidades: Participar en el proyecto empresarial vinculado al dominio, pagando la cantidad de 250.000$ o adquirir la totalidad del proyecto (incluyendo el dominio) por 500.000$.

El demandante alegó mala fe en este ofrecimiento y confusión con sus marcas registrada al ser el dominio similar, cambiando únicamente la conjugación del verbo ir.

El experto único, Albert Agustinoy Guilayn, se centró en esto último para denegar la demanda. Tanto el Nombre de Dominio como las marcas del demandante se basan en la construcción de sendas frases que combinan el verbo “ir” en modos y personas distintos con las palabras “por más”.

El experto considera que si bien el dominio tiene un parecido con las marcas del demandante, no considera que sean lo suficientemente similares como para crear confusión con tales marcas pues los únicos términos que podrían entrar en conflicto con dicho dominio son las palabras “por más”, no siendo distintivos ambos términos.

Para concluir afirma que la respuesta dada al requerimiento remitido por el demandante plantea dudas respecto a la buena fe del demandado. Sin embargo,como el demandante no ha probado que el dominio sea confusamente similar a sus marcas, se abstiene de realizar el análisis de las dos restantes condiciones (Ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado y que el demandado ha registrado y usado el dominio de mala fe).

Demanda judicialmente al Comité Olímpico de EEUU antes de que se resuelva la WIPO

Jurismática 23 de septiembre de 2008 Tiempo estimado de lectura: 2,47 minutos.

Stephen Frayne (estudiante de MBA de 29 años) no ha esperado a ver cómo se resuelve el procedimiento administrativo vía WIPO que le abrió por Chicago2016.com el Comité Olímpico de los Estados Unidos (USOC) y le ha interpuesto una demanda judicial.

El argumento utilizado por Frayne no puede ser más clásico, pero no por ello menos legítimo. Dice que el USO ha violado los derechos que le concede la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Pensaba usar el dominio para crear un foro abierto que debata las consecuencias de unos Juegos Olímpicos en Chicago y analice si el dinero público podría tener mejor uso que gastarlo en esta candidatura. La demanda también menciona la amenaza de la empresa japonesa Domain Trade de ponerle una WIPO por el dominio Tokyo2016.com.

Además, y siempre de acuerdo con el texto de la demanda, el USOC intentó comprar el dominio antes de iniciar el procedimiento administrativo.

El 14 de noviembre de 2007 Frayne tuvo una charla con Stiers, del USOC, en las oficinas de Chicago 2016. Frayne le informó que iba a montar una web para debatir públicamente si era interesante para los ciudadanos de Chicago conseguir los Juegos Olímpicos, algo que no tendría cabida en los medios de comunicación locales y que por eso el dominio no estaba en venta.

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No tiene precio

Jurismática 16 de septiembre de 2008 Tiempo estimado de lectura: 2,55 minutos.

MasterCard acaba de recuperar el dominio notieneprecio.com vía WIPO (caso MasterCard International Incorporated v. Alberto Gomez Pérez).

MasterCard tiene la marca registrada en España  MASTERCARD… NO TIENE PRECIO, país de donde es el demandado.  La campaña publicitaria PRICELESS que comenzó en 1997, se extendió a España  en 2000 (NO TIENE PRECIO). El dominio fue registrado en 2003. 

El demandante afirma que como resultado de esas campañas la frase "No tiene precio" se asocia exclusivamente con MasterCard.

El demandado alega que la frase "no tiene precio" es usada comúnmente para designar aquello que "el dinero no puede comprar". La intención de MasterCard de apropiarse de una frase hecha constituye un abuso. Dice que la web a la que dirige el dominio es humorística y su contenido difiere de la actividad del demandante, que la marca fue registrada con posterioridad al dominio y que el demandante debe demostrar que el dominio fue registrado y usado de mala fe.

Las consideraciones más significativas del panelista único Miguel B. O’Farrell fueron las siguientes:

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Cuando dos dominios son ligeramente diferentes

Jurismática 26 de agosto de 2008 Tiempo estimado de lectura: 1,13 minutos.

Nada más y nada menos que 128 fueron los dominios que quería obtener el cofundador de Paypal Max Levchin (en la foto) y su empresa de widgets Slide, Inc a través de una UDRP presentada en el National Arbitratrion Forum (caso Slide, Inc. v. Daniel Bryan).

Max Levchin

Daniel Bryan había registrado slidetv.com. En Marzo de 2008 Slide, que tiene la marca registrada SLIDE, contactó con él para comprarle el dominio. En vez de venderlo, registró otros 127 dominios que contenían slidetv como myslidetv.com, slidetvafrica.com, slidetvamerica.com, slidetvargentina.comslidetvbrasil.com, slidetvarts.com, slidetvb2b.com, slidetvbeer.com, slidetvcharity.com, slidetvchat.com, slidetvclassifieds.com, slidetvcollege.com, slidetvphotos.com.

El panelista averiguó que el registro de slidetv.com (16/01/2006) era previo al registro de la marca SLIDE (7/11/2006) y que el dominio estaba desarrollado, pretendiendo crear la marca SLIDETV. Registró otros 127 dominios con la intención de expandir la marca.

Sin embargo denegó la demanda por otro motivo. Consideró que slidetv.com no era confusamente similar a slide.com. La similaridad de marcas o ausencia de ella depende del contexto. En el contexto de Internet, los usuarios son conscientes de que dominios para diferentes sitios web pueden ser a veces bastante parecidos, debido a una necesidad de economía en el lenguaje, y que diferencias muy pequeñas son importantes.

No es la primera vez que sucede, ya que en el caso Cigarettes Cheaper!, Inc. v. World Wide Brands el panelista  estimó lo mismo respecto al dominio cigarettescheap.net y la marca registrada CIGARETTES CHEAPER. En ambos casos además los dominios están compuestos por términos genéricos (slide, tv, cigarretes, cheap). 

El derecho a criticar al Comité Olímpico Internacional

Jurismática 25 de agosto de 2008 Tiempo estimado de lectura: 1,49 minutos.

El australiano Richard Freeman registró el dominio olympic.tv el 12 de julio de 2000. En otoño de 2000 el Comité Olimpico Internacional le mandó dos cartas informándole de la violación de marca registrada. El COI monitorizó el dominio y dos años después, al ser renovado, le envió una nueva carta. Al no recibir respuesta, inició un procedimiento administrativo en el National Arbitration Forum para recuperar el dominio (caso International Olympic Committee v. Richard Freeman).

El argumento principal de Richard era que había registrado el dominio para criticar al COI mediante una web no comercial de protesta, a la cual tiene derecho legítimo según la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

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Chantaje al Comité Olímpico de los Estados Unidos

Jurismática 22 de agosto de 2008 Tiempo estimado de lectura: 1,47 minutos.

"Si pierdo con una WIPO, apelaré en los tribunales con mi abogado. Sabeis muy bien que el tiempo es clave aquí. Los Juegos Olímpicos de verano están a la vuelta de la esquina y a menos que querais tener la web para el 2004, la NBC y otros tendrán que rascarse el bolsillo. Podeis tener el dominio ya si me haceis una oferta razonable, no 1000$".

Estas fueron las últimas palabras enviadas vía email por Syed Hussain al abogado del Comité Olímpico de Los Estados Unidos (USOC) Kelly Maynard.

El 2 de febrero de 2000, el USOC y la NBC publicaron una nota de prensa según la cual  habían llegado a un acuerdo para montar durante el segundo trimestre del año una web dedicada a la venta de merchandising de cara a los Juegos Olímpicos de Sydney (U.S. Olympic Store).

Ese mismo día Hussein registró usolympicstore.com. El 29 de febrero Maynard contactó telefónicamente con Hussein para informarle que su acción violaba las leyes de los Estados Unidos. Durante la conversación Syed dijo que estaba suscrito a varios servicios de noticias y que en función de las noticias que recibe suele buscar en Internet dominios que puedan ser útiles, como es el caso. Indicó que no tenía intención de usar el dominio de manera comercial y que podría transferírselo por 1.000$.

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