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Jurismática

Comprar en en buscadores palabras clave que son marcas registradas

Jurismática | Publicidad 8 de abril de 2016 Tiempo estimado de lectura: 0,58 minutos.

Jorge Campanillas de Iurismática nos ilustraba sobre la compra en en buscadores palabras clave que son marcas registradas a la luz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de España.

El Tribunal Supremo establece 2 premisas básicas para responder a la pregunta:

1. El uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye una infracción o lesión del derecho de marca del legítimo titular.

2. No obstante el derecho de exclusiva no es absoluto. Tal uso únicamente será considerado infracción de marca cuando el uso de la marca ajena se haga a título de marca, es decir con el fin de identificar un determinado producto o servicio. O sea,  se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos.

¿Qué requisitos?

1. Que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica.

2. Que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la oficial.

La WIPO en 2015

Jurismática 29 de marzo de 2016 Tiempo estimado de lectura: 0,41 minutos.

Directores de la WIPO en Conferencia de prensa

El Director General de la WIPO Francis Gurry junto con Erik Wilbers (en la foto) dieron cuenta durante una conferencia de prensa en las Naciones Unidas de Ginebra de los casos de 2015.

En 2015 se presentarion 2.754 demandas UDRP,  un 4.6% más que en 2014. Las demandas relacionadas con Nuevas Extensiones fueron un 10.5% de los c asos con 4.364 dominios implicados. Las extensiones .xyz, .club y .email fueron los más frecuentes en las demandas.

Los ccTLDs representaron un 13.7% de los casos.

El total de los casos involucró a partes demandantes y demandadas de 113 países: Estados Unidos (847 casos), Francia (337), Alemania (272), Reino Unido (229) y Suiza (169) conforman el top 5 de paises. Alemania creció en un +48.6% respecto al número de casos de 2014.

Por sectores de actividad del demandante el top 3 fue moda (10% de los casos), finanzas y bancos (9%) y tecnología (9%). Los demandantes con más casos fueron Hugo Boss (62 casos), Philip Morris (60) y Electrolux (48).

En las demandas participaron 313 panelistas de 45 países y se usaron 15 idiomas.

Vía Thomassius de Demene leíamos cuales eran los requisitos fijados por los Tribunales en España para la utilización de marcas registradas como keywords en buscadores de Internet.

La Sala de lo Civil ha establecido que pueden utilizarse marcas registradas como palabra clave en un buscador de Internet siempre y cuando su uso no menoscabe la función indicadora del origen de la misma, ni su función económica.

La sentencia dice también que tiene que resultar claro para un usuario medio de Internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada, y de no ser así, que se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la oficial para evitar el riesgo de confusión.

El caso que ha sentado jurisprudencia es el de Maherlo Ibérica, una empresa dedicada a la venta al público y a distancia de zapatos con alza, que tiene registradas dos marcas comunitarias cuya grafía corresponde a los términos "masaltos" y "masaltos.com".

Esta empresa demandó a Charlet, empresa competidora, por haber seleccionado como palabras clave los signos "masaltos" y "masaltos.com" en Google Adwords.

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Intento de secuestro inverso del dominio Milano.com

Jurismática 29 de febrero de 2016 Tiempo estimado de lectura: 1,06 minutos.

Grupo Milano, que gestiona tiendas de ropa en México, ha sido encontrado culpable de intento de secuestro inverso del dominio Milano.com (Caso D2015-2263).

La empresa intentó comprar el dominio en Sedo pero el broker le dijo que el dominio estaba valorado en unos 50.000€. En la demanda Grupo Milano decía cosas como que:

– Hemos realizado una búsqueda y de acuerdo con otras webs el valor medio del dominio es de 268$.

– El demandado ha puesto en la web un fichero robots.txt, lo cual demuestra mala fe (aquí cabe interpetar a que el demandante se refiere a que con ese fichero bloquea buscadores).

– El demandado ha registrado registration of mexico-city.net y esto prueba que conocía las marcas del demandante.

El panel compuesto por tres expertos (Gabriela Kennedy, Torsten Bettinger y Michael A. Albert) dijo que:

– El dominio era un término geográfico y estaba en parking con links de pago relativos a su caracter geográfico. El demandante no ha probado la notoriedad de la marca dentro de México ni fuera del país. Por otro lado el demandado es registrante de otros dominios geográficos como yangzhou.com, kuala-lumpur.com o burkina-faso.com. Y esto es una actividad legítima.

– El demandante ha abusado del procedimiento administrativo UDRP porque no ha demostrado la notoriedad de su marca, pero sí era consciente de que Milano era un conocido término geográfico e incluso ha probado que el demandado registraba más dominios geográficos.

Gana un dominio vía UDRP, no lo renueva y lo vuelve a ganar

Jurismática 8 de febrero de 2016 Tiempo estimado de lectura: 0,31 minutos.

Aquí explicamos un caso que no se ve todos los dias. Bebidas Fruki de Brazil ha ganado la segunda demanda UDRP sobre el dominio Fruki.com (Caso D2015-2277)  tras perder el dominio por no renovarlo en 2013.

La cosa es que en 2011 el dominio ya fue transferido al demandante tras otra demanda UDRP (Bebidas Fruki S.A. v. NitroTrade LLC, Caso D2011-0913).

Sin embargo en 2013 la empresa olvidó renovar el dominio y en fue registrado en Godaddy. Le ha llevado a la empresa dos años recuperar el dominio tras enviar cartas reclamando la cesión del mismo y una segunda demanda UDRP.

Hay que destacar que originalmente la empresa no había registrado el dominio sino que lo obtuvo tras la primera UDRP.

Dominio genérico comprado en una subasta y defendido con éxito

Jurismática 5 de febrero de 2016 Tiempo estimado de lectura: 1,13 minutos.

Un domainer ha defendido con éxito el dominio DiamondTrust.com que ganó en una subasta de NameJet (Caso D2015-2051).

James Kim de Corea del Sur compró el dominio por $1.319 en Octubre de 2015. Diamond Trust Consultancy del Reino Unido presentó una demanda UDRP al mes siguiente.

Kim se defendió diciendo que había registrado el dominio por su valor genérico y que no era consciente de la existencia del demandante en ese momento. Señaló que tenía otros dominios con los términos diamond y trust. El dominio había expirado tras ser de un mismo registrante durante 17 años, y el demandante también podía haber pujado por el.

Un panel de tres miembros ha aportado en su decisión material interesante para futuras demandas similares:

– El demandado es un broker de dominios que lo compró para su portafolio. Esto no implica necesariamente ausencia de derechos o intereses legítimos en el mismo.

– La compra del dominio no demuestra por sí misma intención de aprovecharse de la marca del demandante. Esto debe demostrarse. En este caso hay poca evidencia que lo soporte como pueda ser la notoriedad de la marca. Además el demandado es de Corea del Sur y el demandante del Reino Unido.

– No hay pruebas de que se comprara el dominio con intención de venderselo al demandante, ni de que pretenda entorpecer su negocio ni competir con el. Solo pretendía tener un dominio más en su portafolio para un posible venta, como parte de su actividad como broker de dominios.

– La página de parking tenía links relativos a la naturaleza descriptiva del dominio.

La culpa es de los algoritmos del parking

Jurismática 2 de febrero de 2016 Tiempo estimado de lectura: 0,57 minutos.

MyEnterprise.com es un dominio compuesto por términos genéricos. Sin embargo el dueño del dominio lo ha perdido tras una demanda UDRP (FA1601001654859).

El demandante era la empresa Rent-A-Car.com. Este caso es interesante porque si haces estas dos cosas puedes allanar el camino de una potencial demanda UDRP:

1. Quejarte de los algoritmos de la página de parking.

2. Poner el dominio en parking sin establecer filtros.

En el caso de MyEnterprise.com la página de parking mostraba keywords claramente relacionadas con la empresa de alquiler de vehículos. Es el gran motivo por el cual perdió la demanda, al parecer registró el dominio de mala fe con intención de captar tráfico de Rent-A-Car.

El propietario del domino echaba la culpa de los anuncios a los algoritmos, sin embargo muchos panelistas suelen descartar este argumento por un motivos: tú eres responsable de los anuncios que haya en tu web. Más aún cuando la mayor parte de los links están relacionados con una marca registrada.

Esto no significa que no se puedan poner los dominios en parking sino que hay que hacerlo racionalmente. De haber mostrado en este caso anuncios relacionados con sodtware de gestión de empresas, por ejemplo, mucvhos panelistas lo habrían considerado como un uso de buena fe del dominio.

Amazon registra un dominio con marca registrada de Google

Jurismática 29 de enero de 2016 Tiempo estimado de lectura: 0,34 minutos.

Amazon ha registrado hace poco dos dominios relacionados con su plataforma AAP (Amazon Advertising Platform): AdvertisingAmazon.com y AmazonAdwords.com.

El primero es coincidente con el subdominio actual que usa Amazon advertising.amazon.com pero el segundo contiene la marca registrada Adwords que usa Google para un servicio contra el que compite Amazon.

Domain Name: amazonadwords.com
Updated Date: 2016-01-27T16:26:21-0800
Creation Date: 2016-01-27T16:26:20-0800
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Hostmaster, Amazon Legal Dept.
Registrant Organization: Amazon Technologies, Inc.
Registrant Street: P.O. Box 8102
Registrant City: Reno
Registrant State/Province: NV
Registrant Postal Code: 89507
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.2062664064
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +1.2062667010
Registrant Fax Ext:
Registrant Email:
Registry Admin ID:
Registry Tech ID:
Tech Name: Hostmaster, Amazon Legal Dept.
Tech Organization: Amazon Technologies, Inc.
Tech Street: P.O. Box 8102
Tech City: Reno
Tech State/Province: NV

Ocho apellidos catalanes: la demanda

Jurismática 25 de enero de 2016 Tiempo estimado de lectura: 1,24 minutos.

Telecinco Cinema y Lazona Films S.L han presentado el mismo día dos demandas por dos dominios: ochoapellidoscatalanes.com (Caso D2015-2047) y ochoapellidoscatalanes.es (Caso DES2015-0037).

En ambos casos el demandado era el madrileño José Gallardo López, el panelista Luis H. de Larramendi y el dominio pasaba a manos del demandante.

El demandante tiene las marcas OCHO APELLIDOS CATALANES (solicitado el 2 de julio de 2015 y registrado el 12 de noviembre de 2015),  OCHO APELLIDOS VASCOS  y OCHO APELLIDOS. Ambas películas han sido grandes éxitos de taquilla en España.

Las webs a las que dirigen los dominios tienen información sobre la película. Según el demandante, el demandado quería conseguir 7.990€ por los dos dominios. El demandado no contestó nada a la demanda.

La resoluciones del panelista, que contienen muchos párrafos similares,  dicen entre otras cosas que:

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Rebaja de 1.000 euros en cada demanda por dominios .eu de Europa

.eu (Europa) | Jurismática 18 de enero de 2016 Tiempo estimado de lectura: 0,23 minutos.

A partir del 1 de Enero de 2016 el centro de Arbitraje ADR para disputas por dominios .eu va a rebajar 1.000€ las tasas en cada demanda administrativa.

Este descuento, que no será permanente y en algún momento será cancelado, es por demanda, independientemente del número de dominios de la misma.  Por ejemplo una demanda por un dominio único con un solo panelista pasa de 1.300€ a 300€, una demanda por 6 dominios con tres panelistas pasa de 4.000€ a 3.000€.

La lista completa de precios se puede consultar aquí.