Caso Orona: utilización no autorizada de marcas registradas como keyword en Adwords
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Hace tres años Domisfera publicaba la decisión sobre el caso de Louis Vuitton vs Google del Tribunal de Justicia Europeo emitió su tan largamente esperada, concediéndole a Google un triunfo:

Google no ha violado ninguna marcas registrada permitiendo que haya anunciantes que compren palabras clave que se correspondan con marcas registradas de competidores. Los anunciantes, en cambio, no pueden, usando esas palabras clave hacer que Google muestre anuncios que lleven a la confusión a los consumidores."

El Tribunal avalaba el derecho de Google a vender palabras clave que lleven a los internautas a enlaces patrocinados pero también advertía que esta práctica debería restringirse en caso de que haya sospechas de que se esté violando una marca registrada.

El Tribunal instaba a los propietarios de los derechos a perseguir, no a Google, sino a los anunciantes que compran su marca como palabra clave con fines desleales.

Y eso es lo que ha sucedido ahora en el caso Orona contra Citylift, comentado por  Daniel Tena Barroso de Iurismática (Sentencia):

Citylift S.A. (empresa dedicada a la venta de ascensores, elevadores y al servicio de mantenimiento multitarea de ascensores) puso en Adwords una serie de palabras clave entre las que se incluía ORONA, marca de renombre de la empresa puntera Orona dedicada a la fabricación y mantenimiento de ascensores, sin que en ningún momento el texto del mensaje comercial incluyera referencia alguna a esta marca.

Orona consideraba que la utilización no autorizada de sus marcas como keyword, constituía una violación de marca (art. 9.1.a y 9.1.b) , así como publicidad ilícita (art. 3.e) concurriendo el aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12).

El Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de Marca Comunitaria núm. 1, desestimó la demanda en base a los siguientes fundamentos:

Infracción marcaria: El mero uso de la marca ajena como palabra clave no es suficiente para afirmar que se ha producido una quiebra de la función de indicación de origen de la marca, sino que es preciso verificar si:

– el anuncio sugiere la existencia de un vínculo económico entre Citylift y Orona.

– o el anuncio es tan impreciso sobre el origen de los productos que un internauta no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si Citylift es un tercero para el titular de la marca, o si por el contrario, está económicamente vinculado a éste, y ello teniendo en cuenta que "el publico pertinente está compuesto por internautas normalmente informados y razonablemente atentos".

En este caso no se sugiere vínculo económico entre Citylift y Orona, al no aparecer en los anuncios, y que el anuncio no es tan impreciso que denote vinculación entre Citylift y Orona, ya que un internauta normalmente informado y razonablemente atento, puede determinar que el anunciante es un tercero no vinculado al titular de la marca Orona.

Publicidad Ilícta: El uso como palabra clave de una marca ajena es un uso en el tráfico económico, que no equivale, sin más, a un uso publicitario de esa marca ajena cuando dicha marca no aparece en el anuncio (como aquí ocurre) y se debe al propio funcionamiento del sistema de los motores de búsqueda en ese medio.

No puede ser tachado de desleal, cuando ese uso no violenta ninguna de las funciones de esa marca ajena y cuando el empleo de la marca de los productos objeto de esos servicios es ajustada a las pautas del sector.

Explotación de la reputación ajena: Cuando la publicidad aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple limitación de los productos o de los servicios de dicha marca, sin causar una disolución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios que se trate y, por tanto, se realiza con justa causa en el sentido de los artículos 5.2 de la Directiva 89/104 y 9.1.c) del Reglamento 40/94.

En conclusión, se podrá usar una marca como keyword siempre y cuando no sugiera la existencia de un vínculo económico entre el tercero y el titular de la marca o siempre que el anuncio no sea tan impreciso que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no pueda determinar dicha vinculación.

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