Domisfera

El domainer Michael Berkens registró el dominio genérico SmoothMove.com en 2003 y desde entonces lo tenía en parking con links referentes a su valor descriptivo. La empresa Traditional Medicinals Inc, dedicada a las hierbas medicinales tiene la marca registrada "Smooth Move".

Ari Goldberger defendió a Berkens (Traditional Medicinals Inc. v. Worldwide Media Inc.), argumentando porqué no era un caso de ciberocupación. Pero el panel sólo se fijó en un argumento: que durante el registro masivo de palabras genéricas del diccionario se habían registrado algunos términos genéricos que también son marcas registradas.

El argumento de Goldberger es correcto: "Si tú has registrado por ejemplo Apple.com en el pasado, habrías registrado un término genérico para el cual varias empresas tienen marcas registradas en diferentes clases. Si lo tienes en parking con links a sitios de manzanas no estarías violando ninguna marca registrada".

En este caso el término smooth move es genérico y de uso común en inglés, no hay ninguna prueba de que hubiera ningún link relativo a los servicios y productos ofrecidos por el demandante (hierbas medicinales) y tampoco hay ningún precedente, prueba o caso en el que Berkens registrara un sólo dominio basándose en que fuera una marca registrada. Además hay al menos otras tres empresas que tienen alguna marca smooth move. Ninguna de las cuatro tendría derechos exclusivos sobre un término genérico.

Sin embargo, el panel, compuesto por tres miembros, otorgó el dominio a Traditional Medicinals. 

Dijo que el demandado admitía que como consecuencia de su forma de registrar de forma masiva dominios genéricos en base a palabras del diccionario podía haber algunos que coincidieran con alguna marca registrada. No ha demostrado derechos o intereseres legítimos en el dominio dado que reconoce que comercia con las marcas de otros. Rompe además el contrato entre registro y registrante que requiere que el registro de un dominio no se haga en perjuicio de los derechos de una tercera parte.

No ha demostrado hacer ningún esfuerzo en su indiscriminada política de registro para evitar dominios coincidentes con marcas registradas. En la web tiene un link donde ofrece este dominio a la venta. Ofrecer este tipo de dominios en venta es, como mínimo, imprudente. Registrar intencionadamente un dominio (sin saber o preocuparse por saber si corresponde a una marca registrada) e intentar venderlo (al propietario de la marca o a cualquier otra parte) constituye mala fe en el registro.

La forma de registrar dominios del demandado, impide al demandante y a otros propietario de marcas registradas reflejar su marca en un dominio.

Ari Goldberger expresaba su indignación ya que la decisión no estaba fundamentada en los hechos, la ley o siquiera URDPs previas como el caso HP Hood LLC v. hood.com donde se afirmaba que "sería difícil no encontrar una palabra de uso común que no forme parte de alguna marca registrada, de ahí que la política requiera algún grado de intencionalidad en aprovecharse de la marca del demandante, algún nivel de abuso dirigido específicamente a la víctima.".

Esta vez a Traditional Medicinals Inc le sonó la flauta del panel, cosa que no le sucedió con mothersmilk.com, donde el demandado ni siquiera se defendió (Traditional Medicinals Inc. v. Cimino Brothers Produce).

El consejo de Ari a Berkens para que no hable públicamente sobre el caso, parece indicar que al final los tribunales de justicia tendrán la última palabra.