Domisfera

La empresa de pago con tarjeta Maestro International, subsidiaria de MasterCard, no consiguió obtener el dominio maestro.co.uk. Perdió la apelación contra el fallo en favor Mark Adams, que posee otros dominios de marcas famosas.

El 19 de julio de 2006, alguien en representación de Maestro, pero sin identificarse como tal, mandó un email a Adams preguntándole cuanto quería por el dominio. Él respondió a los pocos minutos que estaba planeando desarrollar el dominio y que "sólo consideraría su venta si la oferta fuera excepcional".

El 24 de julio de 2006, el representante de Maestro volvió a la carga, preguntándole por email qué cifra tenía en mente. Adams respondió el mismo día que ya había invertido un esfuerzo y tiempo significativo en la marca. Invitaba al que había mandado el email a hacer su mejor oferta.

El 3 de Abril de 2007 Maestro envió una carta (letter of demand) a Adams demandando la transferencia del dominio. Este tipo de cartas son un aviso de la intención de emprender acciones legales y de que quieren solucionar las cosas sin recurrir a ello. Además esta correspondencia puede ser tenida en cuenta como prueba. El 10 de Abril Adams desestimó la demanda poniendo en duda los derechos de la marca registrada. Además, dijo que iba a usar el dominio para servicios educativos, de enseñanza y descargas de música. El 17 de Abril Maestro volvió a insistir en que se le transfiriera el dominio a lo que Adam dijo otra vez que no, que cuando registró el dominio tenía en mente el significado de la palabra en el diccionario y no la marca del demandante.

Aquí se acabó la correspondencia entre los dos. Maestro puso el el caso en manos del panelista Steven Maier , al que se le adjuntó toda la correspondencia anteriormente mencionada y que no ordenó la transferencia al no considerar el registro abusivo.

Adams es un diseñador web y domainer de Milton Keynes (Reino Unido). Maestro argumentó que Adams era responsable de registrar otros dominios próximos a marcas famosas y que el registro de maestro.co.uk era abusivo.

Los panelistas Chris Tulley, Tony Willoughby y  Mark de Brunner dijeron que la apelación no había demostrado el registro abusivo y que maestro era una palabra común, con una definición en el diccionario y que no podía ser monopolizada por el hecho de que fuera igual a una de sus marcas.

Maestro argumentó que a la luz de la evidencia de los dominios registrados por el acusado, incluyendo conocidas marcas registradas de terceras partes, el panelista estaba equivocado porque debería haber tenido en cuenta este contexto de registros en el que se circunscribía el acusado. Todos los dominios listados en la demanda son idénticos o incorporan marcas registradas de terceras partes, sobre las que el demandado no tiene intereses legítimos y constituyen un patrón de registro por parte del demandado. El experto ha malinterpretado la norma de la política que dice "el demandante puede demostrar que el acusado sigue un patrón de registro de dominios (.uk o de cualquier otro tipo) que correspondan a famosas marcas registradas sobre las que no tenga aparentemente derechos". Si el experto Steven Maier hubiera aplicado esta norma, hubiera encontrado abusivo el registro en este caso.

Adams dijo que sus otros dominios registrados no probaban nada en relación a maestro.co.uk y que lo único que había hecho él era registrar una palabra genérica. Informó al panel que pretendía usar el dominio para una web de servicios educativos, enseñanza y descargas de música.

El panel de expertos dijo que era dudoso que Adam nunca hubiera oido hablar de la marca Maestro, como él afirma. Por otra parte, 12 de los dominios que él registro se corresponden con las marcas GOLDEN ARCHES, BIG BROTHER, BEVERLY HILLS COP, FORREST GUMP, NET NAMES, PHONE NAMES y POP IDOL. Estos dominios (goldenarches.co.uk, beverlyhillscop.co.uk, bigbrothertv.co.uk, popidol4.co.uk , forrestgump.co.uk, phonenames4u.co.uk, netnames4u.co.uk, …), ciertamente representan un patrón de registro, pero el panel no cree que el dominio maestro.co.uk forme parte de dicho patrón. El significado ordinario de las palabras anteriormente citadas ha sido sobrepasado por su fama como marca registrada, cosa que no sucede con maestro, palabra más conocida por su significado en el diccionario que por cualquier otra asociación.

Esos dominios fueron registrados un año antes que maestro. S el patrón se hubiera extendido durante ese año el panel podía haber contempado la situación de manera diferente.

Si se hubiera dado el caso de que el demadado tuviera en su portafolio sólo el dominio en liza y esos otros 12 mencionados en la demanda, el panelista podría haberse inclinado a inferir la tesis argumentada por el demandante, pero como el demandado es un domainer (domain name dealer), el panel no puede realizar dicha inferencia.

Por otra parte el panel no cree que el demandado hubiera dedicado ni un tiempo ni una energía significativa al desarrollo del dominio ya que de haber sido así hubiera sido muy fácil para él aportar abundante material que lo demostrara, cosa que no hizo.

En este caso el demandado no se ha hecho ningún favor a sí mismo teniendo en su portafolio ese tipo de dominios, sin embargo era tarea del demandante demostrar que el registro del dominio objeto de la demanda era abusivo. El panel de la apelación consideró que este caso no había sido fácil, pero que no se había satisfecho la evidencia de registro abusivo.

(Fuente: Maestro International, Inc v Mark Adams, Out-law)